企業在參加境外展會時面臨知識產權爭端，可能會產生巨大損失。因此，在參加境外展會前，應當熟知展會所在地的知識產權法律法規政策規定，以及可能會遭遇的知識產權風險，事先在目標國家進行知識產權布局，建立相應防控機制。但考慮到境外布局費用不低、難度較大，因而是否需要布局、如何布局都必須予以綜合考慮。

 

境外專利布局

 

（一）專利布局必要性分析

 

是否有必要在境外申請專利，企業主要可以考慮以下方面：

 

1.為自身產品賦予知識產權屬性。在境外獲得專利保護可以為企業的產品進入海外市場保駕護航，能夠幫助維護、鞏固和提升產品的市場地位和競爭優勢。

 

2.抗衡或制約競爭對手。開展境外專利布局可以幫助企業增強專利實力，借此抗衡或制約競爭對手；幫助企業建立專利壁壘，未來通過專利訴訟等方式來牽制市場同質化競爭對手。

 

3.直接獲取利潤。開展境外專利布局可以幫助企業獲得有價值專利，并有可能通過許可、轉讓等方式直接獲取利潤；也可幫助企業在商業談判、兼并重組、融資、上市等海外市場運營活動中提高無形資產價值，從而獲取利潤。

 

4.增加產品附加值。開展境外專利布局能夠幫助企業獲取具有排他性的知識產權，助力企業打造自有品牌，增加產品附加值。

 

5.增加供應鏈風險應對籌碼。企業圍繞上下游產品開展境外專利布局，有助于提高企業的議價能力及風險控制能力。

 

6.影響產業規則。在通信等行業，圍繞國際技術標準開展境外專利布局，并推動由此獲得的相關專利納入到標準之中，這將有助于提高企業對產業規則的影響力，進而爭取市場主導地位。

 

（二）境外專利布局方式

 

境外專利布局主要涉及以下方面：

 

1.技術和目標國家或地區的選擇

 

選擇什么樣的技術去海外布局、去什么樣的國家或地區布局，需要綜合考慮技術因素和市場因素。其中，技術因素包括：該技術是否為核心技術、新穎性和創造性如何、是否有替代技術等。對每項核心技術創新申請基礎專利，對關聯外圍技術申請專利保護，避免他人專利阻礙業務開展；通過對產品或技術實施多項專利申請保護，降低專利侵權風險。市場因素包括：當前相關產品的主要市場以及未來的潛在市場、與競爭對手的博弈情況等。如海爾公司在海外通過規模化專利申請與策略的專利布局，形成完善的專利保護網，有力地防控了海外市場的知識產權安全風險。

 

2.申請境外專利途徑

 

（1）直接申請

 

申請人可以將技術方案寫成專利申請文件，并翻譯成目標國家或地區的官方語言文本，最后提交到目標國家或地區的專利局。針對直接申請途徑，需要在提交至目標國家或地區之前，在中國知識產權局先申請并進行保密審查。

 

（2）巴黎公約途徑

 

該途徑申請過程如下：申請人可以在中國先交一個專利申請作為首次申請，在首次申請的申請日起12 個月內，其可以向其他國家或地區提交第二個申請。第二個申請可以要求首次申請作為優先權，進而第二申請的優先權日就是首次申請的申請日。針對不同專利類型，所規定的優先權期限不一樣。發明和實用新型專利的優先權期限是12 個月內，而外觀專利的優先權期限是 6 個月內。

 

（3）PCT 途徑

 

該途徑申請過程如下：首先在中國先交一個專利申請，在中國專利申請日的 12 個月內，可以提交一個 PCT 國際專利申請，并要求該中國專利申請作為優先權。PCT 國際專利申請不是一個確權的程序，只是一個申請途徑。需要在 PCT 進入某一目標國家，然后由目標國家的審查員對專利進行審查并通過后才真正獲得一個專利權。PCT 組織下屬有 100 多個成員國，各個成員國對 PCT 進入國家階段的期限的規定不一樣，大部分國家規定 PCT 進入期限為 30 個月。一般來說，如果企業希望有更長時間考慮海外專利申請目標國家或地區，PCT 途徑可能會比較合適。而如果企業已經明確了要進入的目標國家或地區，巴黎公約可能會更便宜一些。如果企業希望進入的是巴黎公約或 PCT 成員國以外的國家或地區，則只能選擇直接申請。

 

境外商標布局

 

目前，境外展會中面臨的知識產權糾紛中，商標權糾紛占多數。結合大多數國家或地區的商標注冊保護采用的是“先申請原則”來看，企業如前往境外參展，商標的境外注冊布局工作就顯得尤為重要，須做到“市場未動，商標先行”。通常境外商標布局主要考慮以下五個層面：

 

（一）商標樣式

 

考慮到海外商標在各個國家或地區的語言、文化習俗、以及商標法律法規的差異，建議結合目標市場消費者的認知、語言習慣、文化風俗以及商標法的特殊規定，設計和選用既能夠代表企業或者品牌形象，又能在當地消費者中具有較高的辨識度，同時符合當地法律規定的商標進行布局。

 

（二）目標國家或區域

 

企業可結合業務發展需要，先從三個方面來評估衡量，最終決定在何處注冊商標：一是根據出口需求，對企業的出口地區進行規劃；二是看市場潛力，對所在地區的人口數量、經濟體量、消費能力等進行比較研究，看是否符合企業產品的銷售定位；三是開展同行研究，參考同行的商標保護策略，制訂自己的企業商標規劃布局。

 

區域劃分可劃分出核心區域、重要區域和其它區域，并根據不同區域來進行不同的境外商標布局。其中，核心區域可以是產品已經出口或者即將出口的區域，重要區域可以是產品預計出口的區域，而其它區域可以是中短期無明確規劃但長期可能會覆蓋，包括在部分搶注高發地區進行提前防御布局的區域。企業通常要將自己的核心商標做重點保護，在發達地區開展全覆蓋保護。但如果企業經濟條件不允許，則可以僅選擇在產品主要出口國予以注冊。

 

（三）商品和服務的注冊類別

 

大多數國家或地區采用的是尼斯國際商品及服務分類，部分國家或地區的商標分類規范與尼斯分類可能有所差異。可以根據企業發展戰略需要、經營范圍、產品出口規劃、防御性保護的需求、目標國家的商品分類特點，同時參考同行的保護案例來選擇商品或服務。優先在核心類別和重要類別上進行重點規劃布局，再結合經濟實力，如認為有必要也有能力，也可以擴大商品和服務的注冊范圍(如上下游企業涉及的商品/服務、核心/重要/關聯類別或熱門的重要類別等)，以更好地保護企業商標權益。

 

（四）商標申請主體

 

集團公司常見的境外商標布局申請主體的模式如下：

 

方案一：統一由總公司名義申請，或者統一由知識產權管理公司來進行申請，再根據業務發展的需要，許可授權給各地的子公司、分支機構、代理商、經銷商或者關聯公司使用。這種方式的優點在于對商標實行了統一管理，且易于對商標布局統籌把控，布局管理成本相對較低。但由于商標實際使用主體與權利主體不統一，在使用的規范性、使用證據的保留和收集上可能會有一定難度。

 

方案二：由實際使用主體負責當地市場的商標布局，例如由各地的經銷商代理商、子公司或者關聯公司作為商標的申請人來進行申請。該模式統一了商標的實際使用主體以及申請主體，但由于注冊人不統一，總公司可能會喪失對商標的控制權，不利于商標布局的統籌，同時總公司對商標的把控管理成本和維護成本相對較高，并且可能會面臨經銷商或者代理商搶注商標的挑戰。

 

（五）商標注冊途徑

 

企業到境外申請注冊商標主要有兩種途徑：

 

（1）分別向各國或地區的商標主管機關直接遞交商標注冊申請。

 

（2）馬德里商標國際注冊，即在馬德里聯盟成員國或地區間進行的商標注冊。馬德里注冊的步驟主要是通過所在國家或地區的知識產權局提交申請，由世界知識產權組織進行形式審查，再由被指定締約方的國家或地區知識產權局進行實質審查。

 

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